发明专利申请驳回复审

用于高密度植物生产的植物和方法

国家知识产权局专利局复审和无效审理部 · 2025年度典型案件
案件编号 1F448237 维持驳回决定
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第一部分 决定书原文

扉页

复审请求人孟山都技术公司申请号201780084555.0
申请日2017年12月15日优先权日2016年12月16日
公开日2019年09月06日复审请求日2022年01月20日
法律依据专利法第22条第3款审查结论维持驳回决定

决定要点

决定要点如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间存在区别技术特征,上述 区别技术特征属于所属技术领域解决相应技术问题的公知常识,且未使得该权利要求所要求保护的 技术方案产生预料不到的技术效果,则该权利要求不具备创造性。

一、案由

本复审请求审查决定涉及申请号为201780084555.0,发明名称为“用于高密度植物生产的植物和方法”的专利申请(下称“本申请”)。本申请的申请人为孟山都技术公司,申请日为2017年12月15日,优先权日为2016年12月16日,公开日为2019年09月06日。 经实质审查,国家知识产权局实质审查部门于2021年10月08日发出驳回决定,驳回了本申请,其理由是:本申请权利要求1-20不具备专利法第22条第3款规定的创造性。驳回决定所依据的审查文本为:PCT国际申请进入中国国家阶段日2019年07月24日提交的说明书第1-138段(第1-36页)、说明书附图图1-6(第1-10页)、说明书摘要、摘要附图,以及2020年03月24日提交的权利要求第1-20项。 驳回决定引用了如下对比文件: 对比文件1:“根系分区交替滴灌对棉花产量和水分利用效率的影响”,杜太生等,《中国农业科学》,2005年第38卷第10期,第2061-2068页,公开日为:2005年10月10日。 驳回决定指出:权利要求1-20相对于对比文件1与本领域常规技术手段的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 申请人(下称“复审请求人”)对上述驳回决定不服,于2022年01月20日向国家知识产权局提出复审请求,未修改申请文件。 复审请求人认为:(1)对比文件1的水资源稀缺但不缺乏种植空间,因此对比文件1既未公开也未教导将每株植物的生长介质的平均体积限制在每株植物约1000mL以下。(2)对比文件1意在研究对产量的影响, 未提及与育种有关的任何内容,而本申请植物能够产生足够的种子以用于育种项目,产量并非主要考虑问题, 本申请提供栽培植物以产生具有生殖活力和改变形态的植物的方法,从而提高育种计划效率和速度。 经形式审查合格,国家知识产权局于2022年01月26日依法受理该复审请求,并对其进行前置审查。 前置审查意见坚持驳回决定。 随后,国家知识产权局依法成立合议组对本案进行审理。 合议组于2024年10月31日向复审请求人发出复审通知书,通知书中沿用驳回决定中引用的对比文件1, 通知书中指出权利要求1-11相对于对比文件1与本领域常规技术手段的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性;权利要求12-20不符合专利法第25条第1款第(四)项有关植物品种不授予专利权的规定。同时对复审请求人提出的复审理由予以回应。 针对上述复审通知书,复审请求人于2025年01月26日提交了意见陈述书,以及修改的权利要求书替换页(共2页11项),具体的修改之处在于:在复审通知书针对的权利要求书的基础上,删除权利要求12-20。 复审请求人认为:(1)在对比文件1给出的以高密度种植棉花的技术启示下,合理的调整是提供更大的土壤深度,以便为根系留出因间距太近而无法提供的空间,本申请既以较高密度、又限制土壤体积/深度来种植棉花,不是本领域的公知常识,权利要求5的种植密度与对比文件1公开的密度明显不同,因此也具备创造性;(2)现有技术关注的是产量,而本申请尽可能的节省空间和资源地生产大量植物,而不关心保持产量, 在育种计划中最低限度的可用,从而使在严格受限的土壤体积中高密度种植有意义。 复审请求人于2025年01月26日提交的权利要求书如下: “1.一种产生具有改变形态的棉花植物群的方法,该方法包括: 播种棉花种子并使其发芽; 在受控环境中以每平方米至少10株植物的平均密度使种子生长成棉花植物群,其中所述群的植物以平均体积小于约1,000mL/株植物的生长介质的密度生长;和其中所述方法包括使棉花植物在延长的时间段暴露于热胁迫和/或缺水下, 从而产生具有改变形态的棉花植物群,其中所述群中至少约70%的单个棉花植物高约12英寸-24英寸, 并且具有至少一个包含至少20个种子的棉铃。 2.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法包括从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约36℃的温度下每天生长棉花植物至少约2小时,持续至少50天。 3.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法包括从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在生长棉花植物的同时平均每天提供小于约400mL的水,持续至少50天。 4.根据权利要求1所述的方法,其中所述方法包括从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约36℃的温度下每天生长棉花植物至少约2小时,持续至少50天;并且从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在种植棉花的同时平均每天提供小于约400mL的水,持续至少50天。 5.根据权利要求1所述的方法,其中所述植物群以至少30株植物/平方米的平均密度生长。 6.根据权利要求1所述的方法,其中所述群的植物以平均体积小于约500mL/株植物的生长介质的密度生长。 7.根据权利要求2所述的方法,包括从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约37℃的温度下每天生长棉花植物群至少约2小时,持续至少50天。 8.根据权利要求3所述的方法,其中所述方法包括从所述群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在生长棉花植物群的同时平均每天提供小于约300mL的水,持续至少50天。 9.根据权利要求1所述的方法,其中所述群中至少约80%的单个棉花植物高约12英寸-24英寸,并且具有至少一个包含至少20个种子的棉铃。 10.根据权利要求1所述的方法,其中所述群包含至少约1,000株棉花植物。 11.根据权利要求1所述的方法,其中所述受控环境基本上不含授粉昆虫。”在上述程序的基础上,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出复审请求审查决定。

二、决定的理由

1、审查文本的认定复审请求人于2025年01月26日提交了权利要求书的修改替换页(共2页11项),经核实,所作修改符合专利法第33条和专利法实施细则第66条的规定。本复审请求审查决定所针对的审查文本如下:PCT国际申请进入中国国家阶段日2019年07月24日提交的说明书第1-36页(第1-138段)、说明书附图第1-10页(图1-6)、说明书摘要、摘要附图,以及2025年01月26日提交的权利要求第1-11项。 2、关于专利法第22条第3款专利法第22条第3款规定:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步, 该实用新型具有实质性特点和进步。 如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间存在区别技术特征,上述区别技术特征属于所属技术领域解决相应技术问题的公知常识,且未使得该权利要求所要求保护的技术方案产生预料不到的技术效果,则该权利要求不具备创造性。 本复审请求审查决定沿用复审通知书引用的对比文件1。 权利要求1-11不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 2.1关于独立权利要求1权利要求1请求保护一种产生具有改变形态的棉花植物群的方法,对比文件1中公开了根系分区交替滴灌对棉花产量和水分利用效率的影响,并具体公开了(参见第2062页左栏第18行-第2068页左栏最后1行): 1.2试验设计:以棉花为试验材料,种植方式为一膜4行,膜宽120cm,膜间距20cm;棉花行距30cm, 株距25cm,每穴留健壮棉苗2~3株(公开了本申请所述的“播种棉花种子并使其发芽”),保苗密度19.2万株/ha(经换算,为每平方米19.2株植物,即公开了本申请所述的“在受控环境中以每平方米至少10株植物的平均密度使种子生长成棉花植物群”),滴灌系统采用内镶式薄壁滴灌带,以“一带两行”(相当于本申请所述的“一条滴灌带控制两行作物”)方式布设毛管;交替滴灌处理每次灌溉前仅打开一侧的毛管供水, 而另一侧关闭;下一次灌水时上次灌水的毛管关闭,而上次关闭的本次打开,使植株两侧的土壤交替湿润, 利用放苗孔或打孔进行膜上滴灌; 2.3不同灌溉模式下棉花株高变化:次灌水定额为150m3·ha-1时,交替滴灌处理的株高明显低于常规滴灌的处理,说明在少量灌水条件下ADI产生较强的干旱胁迫,限制了棉株的生长(干旱胁迫即为缺水,故公开了本申请所述的“使棉花植物在延长的时间段暴露于缺水下,从而产生具有改变形态的棉花植物群”); 表3中株高:其中群中单个棉花植物高可为354.0mm、359.3mm以及434.0mm(经换算高度为:13.9英寸、14.1英寸以及17.1英寸,故公开了本申请所述的“单个棉花植物高约12英寸-24英寸”);单株铃数为5.07、4.67以及6.20(即公开了本申请所述的“具有至少一个棉铃”)。 由此可见,对比文件1公开了一种产生具有改变形态的棉花植物群的方法,与本申请涉及相同的技术领域。 基于上述特征比对可获知,该权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的技术内容相比,区别技术特征为:为了产生具有改变形态的棉花植物群,采用使棉花植物延长的时间段暴露于热胁迫的方式,或者使得使棉花植物延长的时间段同时暴露于热胁迫和缺水下;群的植物以平均体积小于约1,000mL/株植物的生长介质的密度生长;株高约12英寸-24英寸的植物至少约70%;棉铃至少包含20个种子。 基于上述区别技术特征,可以确定权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是:如何获得所需形态的棉花植物群。 对于该区别技术特征,对比文件1已经公开了通过将棉花植物暴露于水分胁迫条件下,使得棉花植物群形态改变,且植株在一定程度上生长受限的技术方案,即对比文件1给出了使棉花植株暴露于逆环境以使其产生胁迫反应,导致棉花植物群形态改变的技术教导,而热胁迫也是本领域常用的逆环境调控手段,具体选择将棉花植株在延长的时间段暴露于热胁迫下以得到形态改变的棉花植物群,或者将使棉花植物延长的时间段同时暴露于热胁迫和缺水下是本领域技术人员容易想到的。 对比文件1公开了高密度种植棉花植株,其生长介质必然受限,具体选择群的植物以平均体积小于约1000mL/株的植物的生长介质的密度生长是本领域技术人员容易想到的,相应的株高约12英寸-24英寸的植物至少约70%,棉铃至少包含20个种子是本领域技术人员的常规选择。 因此,在对比文件1的基础上结合上述常规技术手段以获得该权利要求所要求保护的技术方案,对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的,因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步,因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 2.2、关于从属权利要求2-11权利要求2-4分别引用权利要求1并作进一步限定。在对比文件1公开了少量灌水条件下交替灌溉产生较强的干旱胁迫,限制棉株的生长的基础上,在满足棉株成活的条件下,通过简单有限的试验设置适宜的温度和间隔,以及灌溉量和持续时间均是本领域技术人员常用的技术手段,具体选择棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约36℃的温度下每天生长棉花植物至少约2小时,持续至少50天,或棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在生长棉花植物的同时平均每天提供小于约400mL的水,持续至少50天,或棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约36℃的温度下每天生长棉花植物至少约2小时,持续至少50天;并且从群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在种植棉花的同时平均每天提供小于约400mL的水,持续至少50天均属于本领域技术人员的常规选择;即权利要求2-4的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规技术手段。因此,在其所引用的权利要求1不具备创造性的基础上,权利要求2-4所要求保护的技术方案也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 权利要求5-6引用权利要求1并作进一步限定。通过简单有限的试验,得到所需的种植密度、生长介质是本领域技术人员常用的技术手段,具体植物群以至少30株植物/平方米的平均密度生长,或群的植物以平均体积小于约500mL/株植物的生长介质的密度生长均属于本领域技术人员的常规选择;即权利要求5-6的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规技术手段。因此,在其所引用的权利要求1不具备创造性的基础上, 权利要求5-6所要求保护的技术方案也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 权利要求7引用权利要求2、权利要求8引用权利要求3并作进一步限定,通过简单有限的试验,选择群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在至少约37℃的温度下每天生长棉花植物群至少约2小时,持续至少50天,以及群的棉花种子发芽的平均天数到植物产生至少一个含有种子的棉铃的平均天数期间,在生长棉花植物群的同时平均每天提供小于约300mL的水,持续至少50天均属于本领域技术人员的常规选择;即权利要求7-8的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规技术手段。因此,在其所引用的权利要求1不具备创造性的基础上,权利要求7-8所要求保护的技术方案也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 权利要求9-10分别引用权利要求 1并作进一步限定。对比文件1公开了:群中单个棉花植物高可为354.0mm、359.3mm以及434.0mm(即:13.9英寸、14.1英寸以及17.1英寸,即公开了单个棉花植物高约12英寸-24英寸);单株铃数为5.07、4.67以及6.20(即公开了:具有至少一个棉铃)。在此基础上,基于实际试验需求,选择群中至少约80%的单个棉花植物高约12英寸-24英寸,具有至少一个包含至少20个种子的棉铃属于本领域技术人员的常规选择,具体群包含至少约1000株棉株植物属于本领域技术人员的常规选择; 即权利要求9-10的附加技术特征均属于本领域技术人员的常规技术手段。因此,在其所引用的权利要求1不具备创造性的基础上,权利要求9-10所要求保护的技术方案也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 权利要求11引用权利要求1并作进一步限定。基于实际试验需求,选择受控环境基本上不含授粉昆虫属于本领域技术人员的常规选择。因此,在其所引用的权利要求1不具备创造性的基础上,权利要求11所要求保护的技术方案也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。 3、对于复审请求人的意见的回应对于复审请求人的意见陈述(1),合议组认为:首先,对植株进行控根培养可影响植株地上部的生长, 即控根可影响根系对水和养分的吸收,从而导致植株矮化、生物量减少等是本领域的普通技术知识,因此, 基于生长空间有限的考量,限制棉花植株根系的生长空间(即栽培介质体积)是本领域常用的技术手段,如本领域常用的容器栽培,其次,在对比文件1公开了高密度种植棉花并使棉花处于缺水条件下,可使棉花植株矮小的基础上,为具有更好的保持植株矮小的效果,本领域技术人员有动机并能够想到采用本领域常用的控根栽培手段,即满足棉花植株根系在一定的生长介质内生长即可,具体的,通过简单有限的试验,在合理有限的范围内选择适宜的生长介质体积是本领域技术人员常用的技术手段,且本申请限定的生长介质体积并未超出本领域常规技术手段的范畴,也未产生预料不到的技术效果;在满足植物生长繁殖的基本条件下,选择所需的种植密度是本领域技术人员的常规选择,该种植密度的选择不能使本申请具有突出的实质性特点。 对于复审请求人的意见陈述(2),合议组认为:对比文件1公开了通过使棉花植物长时间暴露于缺水条件下,使棉花植株矮小(即改变形态),并且不影响棉花植株的单株果枝数和棉铃数(即具有生殖活力)的技术方案,基于实际育种需求,将对比文件1公开的通过缺水胁迫条件使棉花植株矮小的技术手段应用于育种领域是本领域技术人员基于实际需求所进行的常规选择,相应的,综合考虑空间资源等条件,适应性的调整种植土壤体积、种植密度以满足棉花生长的基本需求是本领域技术人员的常规操作,并未产生预料不到的技术效果。 综上,复审请求人的上述理由不具有说服力。合议组对于复审请求人的主张不予支持。 根据以上事实和理由,本案合议组依法作出以下复审请求审查决定。

三、决定宣告

驳回复审请求人于2022年01月20日对本申请提出的复审请求。 如对本复审请求审查决定不服,根据专利法第41条第2款的规定,复审请求人可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。 合议组组长:郑明主审员:蔺国强 专利局复审和无效审理部参审员:郑玮
第二部分 文章点评

1. 案件速览

案件编号1F448237
案件类型发明专利申请驳回复审
涉案专利号/申请号201780084555.0
审查结论维持驳回决定
主要证据对比文件1

本案涉及法条:专利法第二十五条第一款第(四)项专利法实施细则第六十六条专利法第二十二条第三款专利法第三十三条

本案为发明专利申请驳回复审(案件编号 1F448237),申请号 201780084555.0,发明创造名称为《用于高密度植物生产的植物和方法》。经审理,国家知识产权局作出维持驳回决定。以下结合决定书原文拆解其认定逻辑与实务要点。

2. 当事人主张与答辩(原文摘录)

驳回决定的认定与复审请求人的主张:

经实质审查,国家知识产权局实质审查部门于2021年10月08日发出驳回决定,驳回了本申请,其理由是:本申请权利要求1-20不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
复审请求人认为:(1)对比文件1的水资源稀缺但不缺乏种植空间,因此对比文件1既未公开也未教导将每株植物的生长介质的平均体积限制在每株植物约1000mL以下。
同时对复审请求人提出的复审理由予以回应。

申请人/复审请求人一方:

复审请求人认为:(1)对比文件1的水资源稀缺但不缺乏种植空间,因此对比文件1既未公开也未教导将每株植物的生长介质的平均体积限制在每株植物约1000mL以下。
复审请求人认为:(1)在对比文件1给出的以高密度种植棉花的技术启示下,合理的调整是提供更大的土壤深度,以便为根系留出因间距太近而无法提供的空间,本申请既以较高密度、又限制土壤体积/深度来种植棉花,不是本领域的公知常识,权利要求5的种植密度与对比文件1公开的密度明显不同,因此也具备创造性;

从双方攻防看,本案的胜负手并不在于主张的数量,而在于主张能否落到具体法条的构成要件上,以及所提交证据能否支撑该构成要件的事实基础。

3. 法律适用与要件分析

专利法第二十五条第一款第(四)项(不授予专利权的客体):疾病的诊断治疗方法、植物品种、科学发现、智力活动规则等不属于专利保护客体。判断疾病诊断治疗方法的核心在于:直接实施对象是否为有生命的人体或动物体、是否以获取疾病诊断结果为直接目的、是否包含介入人体的处置步骤;仅对医学图像、生理数据进行处理而未作用于人体的方案,通常不属于治疗方法。

专利法实施细则第六十六条(复审通知书的答复):合议组认为必要的,可以向复审请求人发出复审通知书,请求人应当在指定期限内答复。期满未答复的,复审请求视为撤回;答复时可以对申请文件进行修改,但修改不得超出原申请记载的范围。

本案认定:本复审请求审查决定沿用复审通知书引用的对比文件1。

专利法第二十二条第三款(创造性):适用『三步法』:确定最接近的现有技术 → 确定区别技术特征和实际解决的技术问题 → 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。其中『实际解决的技术问题』是承上启下的关键:技术问题被界定得越具体、越偏离对比文件的技术语境,越难在其他证据中找到结合启示;反之,若技术问题被概括为常规性能改进,则容易被认定存在技术启示。

本案认定:2、关于专利法第22条第3款专利法第22条第3款规定:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

专利法第三十三条(修改不得超出原申请记载范围):修改的边界是『原说明书和权利要求书记载的范围』,包括明确记载的内容与本领域技术人员可直接、毫无疑义确定的内容。将不同权利要求的特征重新组合作进一步限定时,须考察特征之间是否存在不可分割的配合关系;孤立抽取存在配合关系的特征进行重组,通常会被认定超范围。

本案认定:1、审查文本的认定复审请求人于2025年01月26日提交了权利要求书的修改替换页(共2页11项),经核实,所作修改符合专利法第33条和专利法实施细则第66条的规定。

4. 决定的理由:推理链还原

① 审查基础:1、审查文本的认定复审请求人于2025年01月26日提交了权利要求书的修改替换页(共2页11项),经核实,所作修改符合专利法第33条和专利法实施细则第66条的规定。
② 区别技术特征:如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间存在区别技术特征,上述区别技术特征属于所属技术领域解决相应技术问题的公知常识,且未使得该权利要求所要求保护的技术方案产生预料不到的技术效果,则该权利要求不具备创造性。
③ 实际解决的技术问题:基于上述区别技术特征,可以确定权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是:如何获得所需形态的棉花植物群。
④ 技术启示判断:如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间存在区别技术特征,上述区别技术特征属于所属技术领域解决相应技术问题的公知常识,且未使得该权利要求所要求保护的技术方案产生预料不到的技术效果,则该权利要求不具备创造性。
⑤ 合议组认定:3、对于复审请求人的意见的回应对于复审请求人的意见陈述(1),合议组认为:首先,对植株进行控根培养可影响植株地上部的生长,即控根可影响根系对水和养分的吸收,从而导致植株矮化、生物量减少等是本领域的普通技术知识,因此,基于生长空间有限的考量,限制棉花植株根系的生长空间(即栽培介质体积)是本领域常用的技术手段,如本领域常用的容器栽培,其次,在对比文件1公开了高密度种植棉花并使棉花处于缺水条件下,可使棉花植株矮小的基础上,为具有更好的保持植株矮小的效果,本领域技术人员有动机并能够想……
⑥ 结论:驳回复审请求人于2022年01月20日对本申请提出的复审请求。

上述环节构成完整的认定链条:审查基础确定争点所指向的文本,区别特征与技术问题界定判断的起点,技术启示决定最终结论。实务中,争议往往集中在第②③步——区别特征的划分粒度与技术问题的表述方式,直接决定了后续能否在对比文件中找到结合启示。改变其中任何一环,结论都可能不同。

5. 决定要点解读

如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间存在区别技术特征,上述 区别技术特征属于所属技术领域解决相应技术问题的公知常识,且未使得该权利要求所要求保护的 技术方案产生预料不到的技术效果,则该权利要求不具备创造性。

该要点是本案最具参照价值的部分:它并非对个案事实的简单复述,而是对某一类法律适用问题提炼出的裁判规则,可在同类案件的审查意见答复、无效请求与答辩中直接援引。适用时须注意其成立的事实前提,避免在事实基础不同的案件中作过度扩张的引用。

6. 结合本案的分析

合议组维持了驳回决定。就不授予专利权的客体、复审通知书的答复、创造性、修改不得超出原申请记载范围而言,说明申请人提出的复审理由未能改变原认定,常见原因是:意见陈述停留在结论性主张而缺少对「区别特征—技术问题—技术启示」链条的针对性反驳,或未能提供足以支撑技术效果的证据。此类案件提示:复审阶段的价值不在于重复申请文件的表述,而在于精准识别驳回理由的推理断点。

本案请求人提交的证据包括对比文件1。证据的公开时间、真实性与关联性构成本案的三条主线:公开时间决定其能否作为现有技术,真实性决定其能否被采信,关联性决定其能否用于评价涉案权利要求。在无效攻防中,先质证证据资格往往比直接辩论技术内容更为高效。

7. 实务启示与攻防要点

本案主要涉及:创造性、保护客体。以下按不同主体的立场给出可供直接复用的要点。

▸ 关于创造性:本案适用《专利法》第二十二条第三款的『三步法』判断框架。实践中最容易影响结论的是第二步——实际解决的技术问题的界定,以及第三步——结合启示的有无。

对请求人/审查一方:

  • 将区别特征尽可能归入常规技术手段或相近领域的通用做法,是削弱创造性的有效路径;两篇以上对比文件的组合须论证结合的动机。
  • 挑战专利权人主张的技术效果:若效果未在原始申请中记载,或缺乏实验数据支撑,可主张该效果不能用于确定实际解决的技术问题。

对专利权人/申请人一方:

  • 争取更有利的『实际解决的技术问题』表述:技术问题越具体、越贴近区别特征带来的真实改进,越难在其他证据中找到解决方案。
  • 论证不存在结合启示:对比文件结合后无法实现涉案发明的功能、或结合存在技术偏见、或需要创造性劳动,均能否定技术启示。
  • 辅证非显而易见性:商业成功、克服技术偏见、意料不到的技术效果均可作为创造性判断的辅助考量因素。

▸ 关于保护客体:本案涉及《专利法》第二条、第二十五条关于保护客体的判断。客体问题属于可依职权审查的事项,一旦认定不属于保护客体,新颖性、创造性不再评价。

对请求人/审查一方:

  • 对涉及医疗影像、手术规划的方法,审查其是否以有生命的人体为直接实施对象、是否包含介入人体的处置步骤。
  • 对含商业规则的方法,审查技术方案是否仅由人为规则构成而未产生技术效果。

对专利权人/申请人一方:

  • 论证方案的技术性:从技术问题、技术手段、技术效果三方面说明方案解决的是技术问题(数据处理精度、计算效率等),而非单纯的诊断或商业目的。
  • 强调方案未对医生诊断或治疗选择构成限制,不属于疾病诊断治疗方法。

对申请文件撰写的启示:

  • 说明书应着重描述区别特征与现有技术之间的差异及其带来的技术效果,并配套实验数据,为后续答复夯实基础。
  • 避免把发明点写成常规手段的堆砌,应突出技术要素之间的协同配合关系。
  • 医疗影像、生理数据处理类方案应写成『图像处理/数据处理装置与方法』,明确其实施主体与数据流向。
  • 避免在权利要求中出现诊断结论、治疗方案选择等直接指向医疗行为的限定。

8. 检索与归档提示

建议以「1F448237、201780084555.0、专利法第二十五条第一款第(四)项、专利法实施细则第六十六条、专利法第二十二条第三款、创造性、保护客体」为索引标签归档本案。本案出自「赋青春」《2025年度专利复审无效典型案件决定要点汇编》,可作为同类争议的先例样本:在撰写阶段用于校验权利要求布局,在答复阶段用于寻找论证路径,在无效攻防中用于预判对方主张与自身的退守空间。