第一部分 决定书原文
扉页
| 无效宣告请求人 | 南京正大天晴制药有限公司 | 专利权人 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
| 专利号 | 201410136761.X | 申请日 | 2014年04月04日 |
| 优先权日 | — | 授权公告日 | 2017年05月17日 |
| 无效宣告请求日 | 2024年12月30日 | 法律依据 | 专利法第22条第2款、第3款 |
| 审查结论 | 宣告专利权全部无效 | | — |
决定要点
决定要点对于权利要求中的医药用途特征,应当理解为化合物能够有效用于该用途/适应症。“有效 用于该用途/适应症”并不意味着解读权利要求的保护范围时可以带入说明书中记载但未体现在 权利要求中的特征(例如样本规模、缓解率、缓解程度等)。 对于化合物用于某一适应症的制药用途权利要求而言,如果所述化合物已在I期临床试验中 被用于治疗权利要求所限定的适应症,且结果显示有患者得到有效治疗,基于该I期临床试验结 果,本领域技术人员对所述化合物可有效治疗所述适应症有合理的预期,则该I期临床试验结果 足以使得制药用途权利要求不具备新颖性。 在发明是否具备创造性的判断过程中,考察本领域技术人员基于最接近现有技术是否具有获 得发明的合理的成功预期,只需要达到本领域技术人员认为有“尝试的必要”即可,无需达到具 有“成功的确定性”或者“成功的高度可能性”的程度。
一、案由
本无效宣告请求案涉及专利号为201410136761.X、名称为“一种E构型苯甲酰胺类化合物及其药用制剂与应用”的发明专利(下称本专利),申请日为为2014年04月04日,授权公告日为2017年05月17日,
专利权人为深圳微芯生物科技股份有限公司。
本专利授权公告时的权利要求书如下:
“1.一种如式(I)所示的化合物在制备用于治疗外周T细胞淋巴瘤和皮肤T细胞淋巴瘤的药物中的应用,
”南京正大天晴制药有限公司(下称请求人)于2024年12月30日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,
其理由是权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性和专利法第22条第3款规定的创造性,请求宣告本专利全部无效,同时提交如下证据:
证据1:Phase II study of chidamide(CS055), a new subtype-selective oral histone deacetylase inhibitor, inpatients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma, Yuan-Kai Shi等人,《Journal of ClinicalOncology》, 2013年,第31卷,第8525-8525页,公开日期2013年05月20日,及部分译文;
证据2:Chidamide (CS055/HBI-8000): a new histone deacetylase inhibitor of the benzamide class withantitumor activity and the ability to enhance immune cell-mediated tumor cell cytotoxicity, Zhi-Qiang Ning等人,
《Cancer Chemotherapy and Pharmacology》,2012年,第69卷,第901-909页,公开日期2011年11月12日,及部分译文;
证据3:Phase I study of chidamide (CS055/HBI-8000), a new histone deacetylase inhibitor, in patients withadvanced solid tumors and lymphomas, Mei Dong等人,《Cancer Chemotherapy and Pharmacology》, 2012年,
第69卷,第1413-1422页,公开日期2012年2月24日,及部分译文;
证据4:西达本胺在晚期恶性肿瘤患者中的I期临床耐受性研究,董梅等,《临床研究》,2009年,第18卷,第1745-1750页,公开日期为2009年;
证据5:外周T细胞性淋巴瘤22例病理临床及免疫组化观察,许越香等,《肿瘤》,1989年,第9卷,
第2期,第55-57页,公开日期1989年03月;
证据6:CN104771363A,申请日为2014年01月14日,公开日为2015年07月15日;
证据7:RECIST官网关于RECIST指南1.1版本的官方下载页面及对应说明,及其相关部分中文译文;
证据8:New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1), E.AEisenhauer等人,《European Journal Of Cancer》,2009年,第45卷,第228-247页,及部分译文;
证据9:西达本胺片(CXHS1300047)药品注册申请技术审评报告,国家食品药品监督管理总局药品审评中心,2016年07月;
证据10:西达本胺片药品说明书。
请求人于2024年12月31日补充提交了意见陈述书和如下证明文件作为参考材料:第27371号无效宣告请求决定、最高人民法院(2018)最高法行申5721号行政裁定书,以及相关媒体报导。
经形式审查合格,国家知识产权局于2025年01月13日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书、
补充意见陈述书及证据副本转给了专利权人,同时成立合议组对本案进行审查。
专利权人针对无效宣告请求于2025年02月12日提交了意见陈述书、权利要求修改替换页(共1项)以及反证1-6,认为无效宣告请求的理由均不成立。专利权人提交的反证1-6如下:
反证1:第560071号无效宣告请求审查决定;
反证2:“西达本胺(一种新型亚型选择性口服组蛋白去乙酰化酶抑制剂)治疗复发或难治性皮肤T细胞淋巴瘤患者的II期研究”,Yuankai Shi等人,《Blood》,2015,126(23):1513,公开日为2015年12月03日;
反证3:“ICH三方协调指导原则---临床研究的一般考虑”,ICH指导委员会,1997年07月17日;
反证4:NCT02883374临床试验,“西达本胺治疗晚期头颈部腺囊性癌的疗效及安全性评价”,来自网页“https://cdek.pharmacy.purdue.edu/trial/NCT02883374/”,网页显示日期为2025年02月09日,及部分译文;
反证5:针对本专利的第119031号复审请求审查决定;
反证6:Why 90% of clinical drug development fails andhow to improve it? ,Duxin Sun等人,《ActaPharmaceutica Sinica B》,2022,第12卷,第7期,第3049-3062页,公开日期为2022年,及部分译文。
专利权人在授权公告文本的基础上删除权利要求1中“外周T细胞淋巴瘤”的适应症。修改后的权利要求如下:
“1.一种如式(I)所示的化合物在制备用于治疗皮肤T细胞淋巴瘤的药物中的应用,
”合议组于2025年03月07日将专利权人的上述意见陈述书、权利要求书与反证副本转送给请求人。
请求人针对专利权人提交的意见陈述与反证于2025年04月07日提交意见陈述书与如下证据(编号续前):
证据11:《罕见病药物临床研发技术指导原则》,国家药品监督管理局,2021年12月;
证据12:西达本胺联合多柔比星在皮肤T细胞淋巴瘤中的应用,陈洁,大连医科大学硕士论文,公开日为2024年04月15日;
证据13:NCT00106431临床试验,2011年03月14日第22版;
证据14:NCT00007345临床试验,2014年03月14日第24版,2016年01月14第32版。
合议组于2025年04月08日将请求人的上述意见陈述书与证据副本转送给专利权人,并于2025年04月16日向双方当事人发出了口头审理通知书,定于2025年05月23日举行口头审理。
专利权人于2025年05月08日提交提交意见陈述书与如下反证,认为证据11-14为超期证据,反证7-9是针对证据12-14的反驳证据:
反证7:Results from a multicenter, open-label, pivotal phase II study of chidamide in relapsed or refractoryperipheral T-cell lymphoma,Y.Shi等人,《Annnal Oncology》, 2015,第26卷,第8期,第1766-1771页,
公开日为2015年06月23日,及部分译文;
反证8:Chidamide in relapsed or refractory peripheral T cell lymphoma: a multicenter real-world study inChina,Yuankai Shi等人,《Journal of Hematology & Oncology》, 2017,10(1): 69,公开日为2017年03月15日,及部分译文;
反证9:西达本胺片日本药品说明书及其译文。
合议组于2025年05月12日将专利权人的上述意见陈述书与证据副本转送给请求人。
请求人于2025年05月20日提交意见陈述书与证据15:南京正大天晴制药有限公司关于西达本胺片的仿制药第四类声明申请材料。合议组于2025年05月21日将请求人的上述意见陈述书与证据副本转送给专利权人。
口头审理如期举行,双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中,合议组对双方当事人的证据、理由进行了调查,记录了如下重要事项:
(1)关于证据:①请求人主张证据15作为参考资料,不作为证据使用。②请求人当庭出示证据原件与公证书供专利权人核实,专利权人认可证据1-6、8-9、11-14的真实性,不认可证据7的真实性、不对证据10发表质证意见,对于证据1-14中相关译文准确性均未提出异议。③专利权人认为证据6、9-10不属于现有技术;证据11-14属于超期证据,不是针对反证提交的,不应予以考虑。请求人认为证据11-14是针对反证2的反驳,用以说明相关技术事实,将其纳入考虑有利于客观了解本案技术事实。
(2)关于反证:请求人认可反证1-9的真实性,不认可关联性及其证明目的。专利权人认为反证1-9说明不同阶段临床试验的目的与本专利达到了群体性治疗的效果,用以佐证本专利与证据3、4的预期效果不同,与本案具有关联性。
(3)关于理由:请求人明确其无效宣告理由是:权利要求1相对于证据3或证据4不具备新颖性和创造性,不符合专利法第22条第2款、第3款的规定;证据1、2、5、9、11-14用以佐证相关技术事实,具体使用方式同请求书与意见陈述书。
口头审理结束后,专利权人于2025年06月10日提交了庭后代理词。
至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。
二、决定的理由
1、关于审查文本专利权人于2025年02月12日提交权利要求书全文替换页(共1项),在授权公告文本的基础上删除权利要求1中“外周T细胞淋巴瘤”的适应症。该修改属于并列技术方案的删除,符合专利法及其实施细则、
专利审查指南的相关规定。因此,本无效宣告请求审查决定是以专利权人2025年02月12日提交的权利要求1及授权公告文本其他文本作为审查基础。
2、证据认定2.1 请求人提交的证据证据2-3为英文期刊文献及相关内容的中文译文,证据4为中文期刊文献,专利权人认可上述证据的真实性,未对译文准确性提出异议。合议组经核实,对上述证据的真实性和相关译文的准确性予以确认,证据2-4的公开时间早于本专利的申请日,可以作为本专利的现有技术。
2.2 专利权人提交的反证反证1为第560071号无效宣告请求决定,反证2、6-8为英文期刊及部分中文译文,反证3为ICH三方协调指导原则,反证4为NCT02883374临床试验及部分中文译文,反证5为本专利复审决定,反证9为西达本胺片日本药品说明书及部分中文译文,请求人认可反证1-9的真实性,合议组经核实,对反证1-9的真实性予以确认。
3、关于专利法第22条第2款、第3款专利法第22条第2款规定,新颖性,是指该发明或实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
对于化合物用于某一适应症的制药用途权利要求而言,如果所述化合物已在I期临床试验中被用于治疗权利要求所限定的适应症,且结果显示有患者得到有效治疗,基于该I期临床试验结果,本领域技术人员对所述化合物可有效治疗所述适应症有合理的预期,则该I期临床试验结果足以使得制药用途权利要求不具备新颖性。
本案中,权利要求1要求保护一种如式(I)所示的化合物(以下简称“西达本胺”)在制备用于治疗皮肤T细胞淋巴瘤(以下简称“CTCL”)的药物中的应用。
请求人主张权利要求1不具备新颖性,主要理由为:证据3和证据4同为西达本胺的I期临床研究报告,
公开了西达本胺I期临床的安全性和有效性研究,结果显示西达本胺对包括1名CTCL在内的癌症患者具有部分缓解作用。证据2佐证证据3、4中的西达本胺为本专利的式(I)化合物,也即证据3、4公开了式(I)化合物用于制备治疗CTCL药物的制药用途,其与权利要求1在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果方面均相同,因此,权利要求1相对于证据3或证据4不具备新颖性。
专利权人认为:新颖性判断应当考虑预期的技术效果是否相同。本专利公开了西达本胺治疗CTCL的II期临床试验,证明了西达本胺对CTCL有群体性治疗效果,而证据3、4公开的西达本胺I期临床试验仅证明了对单个病人的治疗效果,在单个病患中体现的疗效不能预期得到药物具有有效性的结论,二者并非相同的预期效果,因此,本专利权利要求1相较于证据3或证据4具备新颖性。
3.1 解读权利要求1及其保护范围权利要求1是一项制药用途权利要求,也称瑞士型权利要求。制药用途权利要求实质上是针对我国专利法对疾病的治疗方法不授予专利权所作出的特别规定,通过给医药用途发明创造提供必要的保护空间和制度激励,以平衡社会公众与权利人的利益。这类权利要求中,确认化合物的医药用途是必不可少的步骤,如果所述化合物不能有效治疗所限定的适应症,则对该化合物的该医药用途予以保护是没有意义的,因此,对于权利要求中的医药用途特征,应当理解为化合物能够有效用于该用途/适应症。为此说明书中应提供相关的实验数据给予权利要求必要的支持。本案中,说明书记载了式(I)化合物的固体分散片治疗CTCL的II期临床试验,结果显示,在全分析集(FAS)患者中总缓解率为32.0%(50名患者中有16人得到缓解)。
“有效用于该用途/适应症”并不意味着解读权利要求的保护范围时可以带入说明书中记载但未体现在权利要求中的特征(例如样本规模、缓解率、缓解程度等)。根据专利法第64条第1款规定,“发明或者使用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。以权利要求的内容为准,是解读权利要求的基本要求,这是由权利要求书作为用于界定专利独占权范围的法律文件的公示作用所决定的,虽然说明书的内容可以用以解释权利要求,但不应当将说明书中记载但权利要求并未限定的特征带入到对权利要求的解读中,因为这有可能会不当限缩权利要求的保护范围。本案中,专利权人认为权利要求1应当解读为对CTCL有“群体性”治疗效果的主张不成立。一方面,权利要求1中对样本规模等未进行限定,另一方面,对于医药用途的证明并不一定必然依赖于临床实验,例如有些情况下基于细胞、
动物实验或作用机理与适应症的关系也能够预测或者确认化合物的医药用途,因此,不能将“有效用于该用途/适应症”理解为权利要求中隐含有“群体”特征。
3.2 权利要求1是否具备新颖性3.2.1 证据3公开的内容证据3是一份英文期刊文献,报道了西达本胺(CS055/HBI-8000)在晚期实体瘤和淋巴瘤患者中的I期临床研究,在研究设计部分记载所用的是西达本胺片(含2.5或5mg原料药,使用含有聚乙烯吡咯烷酮K30的固体分散体制剂形式)。临床试验共入组31例晚期实体瘤或淋巴瘤患者,患者连续4周口服固定计量的西达本胺,随后停药2周,该研究披露了西达本胺的剂量限制性毒性、安全性和耐受性、抗肿瘤活性,以及药代动力学和药效学分析。其中,在抗肿瘤活性试验中记载,在25例可评估的患者中有5例患者达到部分缓解(PR),在5例部分缓解的患者中有4例是T细胞非霍奇金淋巴瘤(T-NHL)患者,占该研究纳入的T-NHL患者的80%。1例患者(参见表3,P1)表现为IVa期皮肤T细胞淋巴瘤(即CTCL),经多次化疗,全皮肤放疗,大剂量化疗联合干细胞移植后进展迅速。入组研究时,患者有大面积受损皮肤,可测量病灶为64mm(LD总和),在完成一个每周两次(BIW)给药5mg西达本胺的治疗周期后,可测量病灶被消除,非参考病灶也显著减少。在一个治疗周期结束时出现PR后,P1随后服10mg用西达本胺2个周期,随后服用17.5mg2个周期,总缓解时间持续时间为133天(参见证据3译文第5-6页,表3)。
证据3在摘要部分披露了实验结论:“单次服用西达本胺后,观察到外周白细胞中组蛋白H3乙酰化的显著诱导。4例T细胞淋巴瘤患者和1例颌下腺样囊性癌患者获得部分缓解。西达本胺在晚期实体瘤或淋巴瘤患者中通常具有良好的耐受性,证明了良好的PK(药代动力学)和PD(药效学)特征和令人鼓舞的初步抗肿瘤活性”(参见证据3译文第1页)。
证据3还公开西达本胺是一种新型苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂,具有明显的抗肿瘤活性(参见证据3译文第1页摘要部分),并公开了“之前的临床研究已经证明HDAC抑制剂在淋巴瘤,特别是皮肤T细胞淋巴瘤中产生显著的单药抗肿瘤活性......临床前研究已经建立了几种潜在机制,包括生长抑制、细胞周期停滞、细胞凋亡、血管生产抑制和抗肿瘤反应免疫的增强......综上所述,这些数据表明,除了直接的抗肿瘤和抗血管生成活性外,西达本胺,以及可能的其他HDAC抑制剂,可能产生间接的免疫系统介导的抗肿瘤效应”(参见证据3译文第8页倒数第2段)。
3.2.2 证据4公开的内容证据4是一份期刊文献,公开西达本胺在晚期恶性肿瘤患者中的I期临床安全性和耐受性研究,在摘要中披露了所述研究结论:“西达本胺在晚期肿瘤患者中耐受性好,在恶性淋巴瘤患者中显示出较好的初步疗效,推荐首先在恶性淋巴瘤中进行II期临床研究”(参见证据4第1745页)。证据4公开,“西达本胺(CS055)是由深圳微芯生物科技责任有限公司自主研发的选择性组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂,其作用机制是针对肿瘤表观遗传异常。临床前研究表明,该药在体内和体外实验中具有显著抗肿瘤作用,安全性好。经国家食品药品监督管理局批准,作为化学药品一类新药进入I期临床研究”(参见证据4第1746页左栏第1段)。
关于I期临床试验,证据4记载,入选标准包括入组前4周内未接收过抗肿瘤治疗;药品来源为西达本胺片剂2.5mg/片(批号20070108)和5mg/片(批号20070112)由深圳微芯公司提供(参见证据4第1746页第1.1、2.1小节)。证据4对31例患者中25例基线有可测量病灶的患者进行了初步疗效评价。其中PR(部分缓解)5例,SD(疾病稳定)11例,PD(疾病进展)9例。5例PR的患者中4例为NHL,1例为颌下腺腺样囊性癌。获得PR的患者中2例继续接受治疗至疾病进展,3例分别因骨髓抑制不能恢复和个人原因中断治疗。获得SD的患者中也有6例接受了2个周期以上的治疗。研究显示西达本胺对NHL有较好疗效(表4)(参见第1747页表1,第1749页第3段及表4)。
3.2.3 证据2公开的内容证据2是一份英文期刊文献,提及西达本胺(CS055/HBI-8000)的化学名称为N-(2-氨基-4-氟苯基)-4-[N-[(E)-3-(3-吡啶基)丙烯酰基]氨基甲基]苯甲酰胺(参见译文第1页第1段与倒数第1段),结构式为 。
3.2.4 权利要求1相对于证据3不具备新颖性证据3公开了将西达本胺片用于I期临床试验,其中包括了CTCL患者。试验结果显示,4例达到部分缓解的T-NHL患者中,1例为CTCL患者。基于证据3的内容,本领域技术人员能够确认,在I期临床试验中,客观上已经有1例CTCL患者接受西达本胺给药后症状得到缓解。可见,证据3公开了与权利要求1相同的技术方案,二者均属于CTCL治疗的技术领域,要解决的技术问题和预期的技术效果均是治疗CTCL。
因此,权利要求1相对于证据3不具备新颖性。
(1)专利权人认为证据3不足以破坏本专利权利要求1新颖性的理由在于“预期的技术效果”,也即基于证据3单一患者病症得到部分缓解的事实不足以反映西达本胺能够有效治疗CTCL。对于该意见,合议组不予支持。证据3提供了西达本胺的I期临床试验,其中涵盖了CTCL患者。本领域技术人员知晓,药物的研发阶段一般可分为临床前研究和临床试验阶段,通常经过临床前研究在动物实验中证明了安全性与有效性的药物才有可能获批进行人体临床试验。同时,临床试验阶段又可分为I期临床试验、II期临床试验等阶段,
虽然I期临床的主要目标是评估药物的安全性、耐受性、药物动力学和药效学,通常非治疗目的的,但是也可以将药物活性及潜在治疗利益的初步研究作为次要目标在I期进行(参见反证3第11-13页)。如果在I期临床观察到初步疗效信号(比如肿瘤缩小),这些信号对于II期临床实验具有重要的参考意义。证据3公开的I期临床试验的结果显示,有一例CTCL患者(P1)表现出部分缓解,具体为可测量病灶(64mm LD总和)被消除,非参考病灶也显著减少,总缓解时间持续时间为133天。该患者在入组前经多次化疗,全皮肤放疗,大剂量化疗联合干细胞移植后进展迅速,入组研究时,患者有大面积受损皮肤,可测量病灶为64mm(LD总和),基于本领域的常规认知,在不进行治疗的情况下通常不会在短时间内出现病灶被消除或明显减少,病情得到缓解的情况,因此,本领域技术人员基本可以确认该治疗效果是由西达本胺的使用带来的,也即西达本胺能够有效治疗该CTCL患者。正是基于这些显著的抗肿瘤效果,证据3给出了西达本胺具有令人鼓舞的初步抗肿瘤活性的结论。诚然,患者之间存在个体差异,证据3仅公开了1位CTCL患者得到部分缓解,但这并不能否定西达本胺对CTCL的治疗作用,该药物进入II期临床试验时将CTCL患者扩大到本专利说明书记载的50多人,也难以脱离I期临床试验的这一结果,这也可以佐证以本领域技术人员的视角,基于I期临床试验的结果对西达本胺有效治疗CTCL已经有了合理预期,即本领域技术人员基于证据3预期的技术效果是西达本胺能够有效治疗CTCL。
(2)专利权人拟用反证1、2表明,药物对单一个体的治疗效果与药物对群体治疗效果不是相同的预期效果,本专利的效果为具有临床统计意义的群体性治疗效果,而证据3仅为单一个体治疗效果,二者预期的技术效果不同。对此,合议组认为:首先,反证1是国家知识产权局针对另一专利的无效决定,其与本案没有关联性。反证2是一份在本专利申请日后公开的文献,不属于本专利的现有技术,不能证明本专利的新颖性。其次,如第3.1小节所述,虽然对于制药用途权利要求应理解为有效用于所述用途/适应症,但不应将权利要求中未体现或隐含的所谓“群体”特征理解到该权利要求中。再者,专利法意义上“有效治疗”的标准不同于药品上市审批,对于治疗用途的并不必然需要依赖严谨、完善的临床试验予以验证。退一步讲,本专利仅入组52名CTCL患者,分为3个用药组,尤其是作为最终方案的连续给药组仅25人,其采用的临床试验为不设平行对照组的单臂试验,在全分析集(FAS)患者中,总缓解率仅为32.0%(16人/50人),以临床试验的标准来看,基于本专利的试验设计与样本规模,本专利是否达到了专利权人所要求的“具有临床统计意义的群体性治疗效果”也需进一步论证。最后,虽然本专利在证据3公开的I期临床试验的基础上进一步进行了针对CTCL样本量更大的II期临床试验,但本专利的试验数据仅是对证据3已经验证的“西达本胺有效治疗CTCL”这一效果的进一步丰富和完善,其并未产生新的实质不同的技术效果。因此,认为证据3披露的技术方案与本专利权利要求1具有实质相同的技术效果更为合理。
综上所述,证据3与权利要求1在技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果均实质上相同的情况下,二者属于同样的发明,权利要求1相对于证据3不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
3.2.5 权利要求1相对于证据4不具备新颖性证据4公开了与证据3相同的西达本胺的I期临床试验,所不同的是,证据4公开了更多的患者数据,
其中在3例CTCL患者中,有1例得到了缓解,虽然有1例出现了进展,但这不足以否定本领域技术人员对西达本胺有效治疗CTCL的合理预期,事实上也未因此阻碍国家药监局基于该I期临床试验评估而将西达本胺治疗CTCL纳入II期临床试验。基于与3.2.4小节相同的理由,权利要求1相对于证据4也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
4、关于专利法第22条第3款专利法第22条第3款规定:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,
该实用新型具有实质性特点和进步。
在发明是否具备创造性的判断过程中,考察本领域技术人员基于最接近现有技术是否具有获得发明的合理的成功预期,只需要达到本领域技术人员认为有“尝试的必要”即可,无需达到具有“成功的确定性”或者“成功的高度可能性”的程度。
本案中,如前所分析,本领域技术人员在证据3、4所述I期临床试验的基础上,已经足以获得西达本胺用于治疗CTCL的合理预期。专利权人认为,①证据3和证据4为I期临床实验结果,其主要目的为探索药物的安全性,而本专利II期临床实验是为了探索药物的治疗有效性(参见反证2-3),证据3、4没有给出群体治疗有效性,且证据4反向教导了西达本胺无法实现CTCL的群体性治疗;②II期临床实验的成功率非常低,在后临床实验表明,并非证据3中达到缓解的肿瘤都获得了II期临床的成功(参见反证4、6);T细胞淋巴瘤具有多个亚型,无法预期在何种亚型中具体发挥作用(参见反证5)。
合议组认为,退一步讲,即使认为基于证据3或证据4公开的内容无法得出西达本胺能够有效治疗CTCL的确切结论,权利要求1也不具备创造性。
首先,专利权人的以上第①点意见,在前述针对证据3、证据4是否破坏权利要求1新颖性的过程中已经进行了实质评述,不再重复。
其次,是否具备创造性,重点考察的是本领域技术人员基于现有技术的整体教导,是否有动机引入区别特征对最接近现有技术进行改进。基于最接近现有技术获得发明是否有合理的成功预期,是发明是否显而易见的一个考虑因素。“合理的成功预期”并不要求尝试后确定能成功,只要达到有“尝试的必要”或者“动机”即可。本案的特殊性在于,证据3、4已完成相应的I期临床试验,一方面,被批准进入I期临床试验的药品前期必然经过充分的体外试验、临床前研究,虽然I期临床试验主要探索药物的安全性,但本案I期临床试验并未完全选择健康受试者而是针对性地选择了若干T细胞NHL患者,这表明该药物的I期临床已经将“对药物活性及潜在治疗利益的初步研究”作为其次级目标;另一方面,I期临床试验中5名部分缓解的患者中即包括一名CTCL患者,这足以教导本领域技术人员尝试对西达本胺治疗CTCL做进一步的临床研究。事实上,如前所述,本专利所涉II期临床也是在该I期临床试验评估的基础上进行的。如果按照专利权人的逻辑,这一结果尚不构成合理的成功预期的话,可能意味着所有的制药用途权利要求均应当被认为具备创造性。
再者,反证4涉及西达本胺治疗晚期头颈部腺囊性癌的疗效及安全性评价,显示该临床试验最终终止了;
反证6是一份英文期刊文献,记载II期临床试验的成功率不到一半。一方面,临床试验终止可能基于多种原因,另一方面,临床试验的成功率与创造性判断中“合理的成功预期”是两个不同的概念,上述反证4、6均不足以否定本案基于证据3或证据4整体公开的信息所获得的合理的成功预期。反证5为本专利的复审决定,
其中评价创造性的现有技术文献不同于本案,因此对本案不具有约束力。专利权人提交反证7-9用于反驳请求人的证据12-14,鉴于以上无效理由不涉及证据12-14,故而合议组对反证7-9不再予以评述。
综上所述,权利要求1相对于证据3或证据4不具备专利法第22条第2款、第3款规定的新颖性和创造性。鉴于已经得出本专利应当被宣告全部无效的结论,合议组对请求人的其他证据和理由不再予以评述。
基于上述事实和理由,合议组作出如下决定。
三、决定宣告
在专利权人于2025年02月12日提交的权利要求书(共1项)基础上,宣告201410136761.X号发明专利全部无效。
当事人对本决定不服的,可以根据专利法第46条第2款的规定,自收到本决定之日起三个月内可以向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人作为第三人参加诉讼。
合议组组长:任晓兰主审员:周思 专利局复审和无效审理部参审员:王江维
第二部分 文章点评
1. 案件速览
案件编号4W119378
案件类型发明专利权无效宣告
涉案专利号/申请号201410136761.X
审查结论宣告专利权全部无效
主要证据证据1、证据2、证据3、证据4、证据5、证据6、证据7、证据8
本案涉及法条:专利法第二十二条第二款专利法第二十二条第三款专利法第六十四条第一款
本案为发明专利权无效宣告(案件编号 4W119378),专利号 201410136761.X,发明创造名称为《一种E构型苯甲酰胺类化合物及其药用制剂与应用》。经审理,国家知识产权局作出宣告专利权全部无效的决定。以下结合决定书原文拆解其认定逻辑与实务要点。
2. 当事人主张与答辩(原文摘录)
请求人一方:
本专利授权公告时的权利要求书如下:“1.一种如式(I)所示的化合物在制备用于治疗外周T细胞淋巴瘤和皮肤T细胞淋巴瘤的药物中的应用,”南京正大天晴制药有限公司(下称请求人)于2024年12月30日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性和专利法第22条第3款规定的创造性,请求宣告本专利全部无效,同时提交如下证据:证据1:PhaseIIstudyofchidamide(CS055),anewsubtype-selectiveor……
专利权人针对无效宣告请求于2025年02月12日提交了意见陈述书、权利要求修改替换页(共1项)以及反证1-6,认为无效宣告请求的理由均不成立。
在口头审理过程中,合议组对双方当事人的证据、理由进行了调查,记录了如下重要事项:(1)关于证据:①请求人主张证据15作为参考资料,不作为证据使用。
专利权人一方:
③专利权人认为证据6、9-10不属于现有技术;
专利权人认为反证1-9说明不同阶段临床试验的目的与本专利达到了群体性治疗的效果,用以佐证本专利与证据3、4的预期效果不同,与本案具有关联性。
程序事项:合议组于2025年04月08日将请求人的上述意见陈述书与证据副本转送给专利权人,并于2025年04月16日向双方当事人发出了口头审理通知书,定于2025年05月23日举行口头审理。
从双方攻防看,本案的胜负手并不在于主张的数量,而在于主张能否落到具体法条的构成要件上,以及所提交证据能否支撑该构成要件的事实基础。
3. 法律适用与要件分析
专利法第二十二条第二款(新颖性):判断采用『单独比对』原则:将权利要求的技术方案与一份对比文件单独比对,若其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质相同,即丧失新颖性。比对时既包括明确记载的内容,也包括本领域技术人员可直接、毫无疑义确定的隐含内容;随意拼凑数值端点、从不同技术段落强行组合得到的方案,通常不属于隐含公开。
本案认定:3、关于专利法第22条第2款、第3款专利法第22条第2款规定,新颖性,是指该发明或实用新型不属于现有技术;
专利法第二十二条第三款(创造性):适用『三步法』:确定最接近的现有技术 → 确定区别技术特征和实际解决的技术问题 → 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。其中『实际解决的技术问题』是承上启下的关键:技术问题被界定得越具体、越偏离对比文件的技术语境,越难在其他证据中找到结合启示;反之,若技术问题被概括为常规性能改进,则容易被认定存在技术启示。
本案认定:4、关于专利法第22条第3款专利法第22条第3款规定:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
专利法第六十四条第一款:本案适用该条款,具体认定见「二、决定的理由」原文。
4. 决定的理由:推理链还原
① 审查基础:因此,本无效宣告请求审查决定是以专利权人2025年02月12日提交的权利要求1及授权公告文本其他文本作为审查基础。
② 区别技术特征:其次,是否具备创造性,重点考察的是本领域技术人员基于现有技术的整体教导,是否有动机引入区别特征对最接近现有技术进行改进。
③ 合议组认定:对此,合议组认为:首先,反证1是国家知识产权局针对另一专利的无效决定,其与本案没有关联性。
④ 结论:在专利权人于2025年02月12日提交的权利要求书(共1项)基础上,宣告201410136761.X号发明专利全部无效。
上述环节构成完整的认定链条:先确定比对所依据的文本与对比文件,再判断对比文件是否公开了相同的技术方案(包括本领域技术人员可直接、毫无疑义确定的隐含内容),最终落到是否构成同样的发明创造。新颖性判断的关键在于比对对象的确定——能否将记载于证据不同部分、不同段落的技术内容作为一个完整方案进行比对,往往直接决定结论,这也是单独比对原则在实务中最易产生争议之处。
5. 决定要点解读
对于权利要求中的医药用途特征,应当理解为化合物能够有效用于该用途/适应症。“有效 用于该用途/适应症”并不意味着解读权利要求的保护范围时可以带入说明书中记载但未体现在 权利要求中的特征(例如样本规模、缓解率、缓解程度等)。 对于化合物用于某一适应症的制药用途权利要求而言,如果所述化合物已在I期临床试验中 被用于治疗权利要求所限定的适应症,且结果显示有患者得到有效治疗,基于该I期临床试验结 果,本领域技术人员对所述化合物可有效治疗所述适应症有合理的预期,则该I期临床试验结果 足以使得制药用途权利要求不具备新颖性。 在发明是否具备创造性的判断过程中,考察本领域技术人员基于最接近现有技术是否具有获 得发明的合理的成功预期,只需要达到本领域技术人员认为有“尝试的必要”即可,无需达到具 有“成功的确定性”或者“成功的高度可能性”的程度。
该要点是本案最具参照价值的部分:它并非对个案事实的简单复述,而是对某一类法律适用问题提炼出的裁判规则,可在同类案件的审查意见答复、无效请求与答辩中直接援引。适用时须注意其成立的事实前提,避免在事实基础不同的案件中作过度扩张的引用。
6. 结合本案的分析
本案专利权被全部无效,说明合议组认可请求人就新颖性、创造性提出的主张,涉案权利要求在请求人提交的证据面前未能维持其有效性。全部无效的后果是专利权视为自始即不存在,此前基于该专利的许可、维权与交易安排均需重新评估;对权利人而言,翻盘的关键在于行政诉讼阶段能否通过重新界定「实际解决的技术问题」或质疑证据的证明力来扭转认定。
本案请求人提交的证据包括证据1、证据2、证据3、证据4、证据5、证据6。证据的公开时间、真实性与关联性构成本案的三条主线:公开时间决定其能否作为现有技术,真实性决定其能否被采信,关联性决定其能否用于评价涉案权利要求。在无效攻防中,先质证证据资格往往比直接辩论技术内容更为高效。
7. 实务启示与攻防要点
本案主要涉及:证据认定、新颖性。以下按不同主体的立场给出可供直接复用的要点。
▸ 关于证据认定:本案的关键在于证据的资格与证明力。互联网证据、使用公开、自行截屏等事实的认定,取决于信息公开状态是否可验证、证据链是否完整以及举证责任如何分配。
对请求人/审查一方:
- 互联网证据宜通过可信时间戳、公证或权威平台留存,证明其公开时间与内容完整性;自行截屏的证明力较弱,需辅以来源说明。
- 使用公开(销售、展出、投标)应围绕『是否处于公众想得知即可得知的状态』举证,并注意公开的连续性。
对专利权人/申请人一方:
- 从证据形式质证:未固化、来源不明、可自行编辑的网页内容,真实性难以确认。
- 从公开时间质证:无法证明公开时间早于申请日或优先权日的证据,不构成现有技术。
▸ 关于新颖性:本案围绕《专利法》第二十二条第二款展开。新颖性判断遵循单独比对原则,其争议往往不在「是否有相同表述」,而在「对比文件是否隐含公开了相同的技术方案」。
对请求人/审查一方:
- 主张隐含公开时,应论证本领域技术人员在阅读对比文件后能够直接、毫无疑义地确定该内容,而非从多个技术片段中拼凑。
- 对数值区间、组分范围类权利要求,可核查对比文件实施例的端点是否落入或覆盖涉案范围。
对专利权人/申请人一方:
- 可从『技术方案整体』抗辩:对比文件即使公开了个别特征,但整体方案(连接关系、作用机理、技术效果)不同,不构成相同。
- 核查优先权与宽限期的适用空间,以在先申请日排除申请日之后公开的对比文件。
对申请文件撰写的启示:
- 研发成果对外发布前完成专利布局,避免自身公开成为在后申请的现有技术。
- 对外展示、投标、参展应留存时间记录与内容清单,便于日后证明或抗辩。
- 撰写时应对最接近的现有技术作出区别性描述,为后续可能的修改预留空间。
- 数值区间与组分范围宜设置多个层次的从属权利要求,便于在无效程序中退守。
8. 检索与归档提示
建议以「4W119378、201410136761.X、专利法第二十二条第二款、专利法第二十二条第三款、专利法第六十四条第一款、证据认定、新颖性」为索引标签归档本案。本案出自「赋青春」《2025年度专利复审无效典型案件决定要点汇编》,可作为同类争议的先例样本:在撰写阶段用于校验权利要求布局,在答复阶段用于寻找论证路径,在无效攻防中用于预判对方主张与自身的退守空间。